El Dr. Luciano G. Buffarini, fundador de BIP – Buffarini Intellectual Property, nos cuenta los hechos y acontecimientos que tuvo que afrontrar la marca Panera Rosa cuando se expandió con su modelo de franquicia a Chile y otros países. En el relato, nos explica de qué manera superaron las oposiciones a la marca, trabas decisivas para cualquier negocio, que pudimos superar tras una buena gestión de equipo.
ESTE ES UN EXTRACTO DEL RELATO EN EL VIDEO.
Quiero contarles, brevemente, las vicisitudes judiciales que ha tenido que atravesar una marca para consolidar paso a paso su proceso de expansión mediante el modelo de franquicias.
Vamos a hablar de la marca La Panera Rosa como caso de éxito. La historia se remonta al año 2013, cuando la empresa solicitó el registro de la marca “La Panera Rosa”, en clase 43, para Servicios de Restauración, en Argentina.
Una vez publicada la solicitud, sufrió oposición de una empresa estadounidense, por ser confundible con su marca “Panera”.
Nosotros consideramos que la marca La Panera Rosa es un signo con verdadera capacidad distintiva, por contar con recursos gráficos y colores especiales y característicos y un evidente contenido conceptual, y el hecho de compartir el término “Panera” no hacía que las marcas en cuestión sean confundibles, por lo que citamos a la oponente a mediación prejudicial obligatoria, con ánimo de arribar a un acuerdo, pero no pudimos cerrar con éxito dicha instancia.
Entonces, realizamos el análisis del caso para que nuestra representada encuentre los argumentos para iniciar juicio por cese de oposición. La empresa comprendió la situación y nos instruyó a presentar demanda. Presentada la demanda, corrimos traslado de la misma y, una vez notificada, tuvimos como respuesta el allanamiento por parte la oponente, lo que dio lugar a que, unos meses después, la marca la panera rosa se concediera en nuestro país.
Para este entonces, ya corría el año 2016, y nuestra representada poseía al menos 3 surcusales de La Panera Rosa en Argentina.
Luego de ello, con la intención de expandir su negocio, la emrpesa decidió crecer por medio del sistema de franquicias, y así llegó a tener cerca de 15 sucursales en el país.
Pero el proceso de expansión no concluyó ahí, puesto que nuestra representada comenzó a planificar su negocio por fuera de nuestro territorio, desembarcando en varios países. Primero llegó a españa, donde solicitó la marca sin sufrir oposiciones de terceros. Es decir: la empresa estadounidense no se opuso al registro de marca española. Actualmente, en dicho país, cuenta con dos sucursales.
Pasado un tiempo, llegó a Uruguay, donde actualmente cuenta con 4 surcursales.
También desembarcó en chile, donde tiene un local comercial y próximamente estará abriendo sus puertas en Paraguay, Colombia y Brasil.
Sin dudas, el crecimiento ha sido constante, pero en Chile, nos encontramos nuevamente con la oposición de la misma empresa estadounidense y el mismo argumento.
Luego de un trabajo en conjunto con mi colega y amigo juan enrique puga, con quien contestamos la oposición, volvimos a plantear los mismos argumentos de no confusión.
En primera instancia tuvimos resolución desfavorable, lo que motivó el planteo de una apelación por nuestra parte, para que entienda en el caso el tribunal de propiedad industrial de chile.
En junio de 2022 presentamos la apelación, y el tribunal se expidió en febrero de 2023, acogiendo nuestros argumentos, resolviendo la ausencia de confusión.
En conclusión, tenemos:
- la empresa oponente tuvo diferentes posturas en distintos países, lo que la pone en las antípodas de lo establecido por la doctrina de los actos propios, dada su actitud contradictoria.
- Dijo que las marcas eran confundibles en argentina, y luego se allanó a la demanda.
- Dijo que las marcas no son confundibles en españa, al no haberse opuesto.
- Dijo que las marcas son confundibles en chile, pero luego perdió el pleito.
Es decir, las marcas no son confundibles.
Les dejo el link de acceso por si quieren interiorizarse en los detalles del fallo del tpi….
No sin antes comentarles que:
- La única manera de lograr una marca con capacidad distintiva es escogiendo nombres que no guarden relación con el producto o servicio a distinguir, evitando términos genéricos y de uso común. En lo posible escoger nombres cortos, de facil memorización.
- Luego, hacer una búsqueda fonética en las clases esenciales y afines, para conocer si el nombre elegido es viable.
- Y, en caso de ser viable, avanzar con la presentación de la solicitud, siempre antes de comenzar con cualquier uso, publicidad, promoción y/o posicionamiento. Y, vencido el plazo de oposición sin que haya sufrido objeciones, recomiendo lanzar la marca al mercado.
Espero que esto les sea de utilidad.
Un abrazo.